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2012年7月11日 (水)

米国特許のファイナルオフィスアクションの対応の注意点

米国特許出願で、不幸にも、ファイナルオフィスアクションになりました。

そこで、対応としては、補正が考えられます。

日本の最後の拒絶理由通知の対応と同様に考えられそうですが、

実は、大きな違いがあります。

それは、米国実務では、出願人に、補正する権利が当然には認められていないことです。

つまり、日本のファイナルアクションの対応のように、

限定的減縮のような感じで補正することはできないということです。

補正を認めるか否かは、あくまでも米国審査官側に権限があります。

下手に補正すると、

特許になるどころか、アドバイザリアクション(端的に言えば、再度の拒絶通知です)になります。

では、どのような補正が認められるのでしょうか?

それは、例えば、方式的・形式的不備を是正するための補正や、

一部に許可されている請求項がある場合、拒絶されている請求項だけを削除する場合など

極めて限られた補正です。

そこで、ファイナルアクションが出されると、

先ずは、意見書だけで反論できるか否かを検討します。

反論できる場合には、意見書のみで反論する。

反論できない場合には、補正する必要があるのですが、

上述のとおり、補正の範囲が極めて限られていますので、

日本の拒絶対応のようにはいきません。

この場合には、継続審査請求をかけることが一般的です。

日本にはない制度ですが、

もう一度、審査のやり直しを請求することができます。

拒絶査定不服審判で争うことも可能ですが、

私は、再審査請求をおすすめします。

もうひとつ有効な対応として、継続出願が可能です。

日本の分割出願のようなものです。

例えば、ファイナルアクションで一部が許可され、一部が拒絶されている場合、

補正により、許可された請求項だけで先に権利化を図ります。

そして、拒絶されている請求項を取り出し、適宜、補正して、継続出願とします。

ここで、継続出願での補正の有無が問題になりますが、

できるだけ、補正をした方が良いと思います。

拒絶された請求項と同じ内容では、同じ拒絶理由を繰り返すことになり、

費用も時間もロスしますし、進展もありません。

私の実務でも、

現在、米国特許出願でファイナルアクションで対応中です。

いろいろ精査することが多いです。

日本も同様ですが、

下手な対応することにより、無駄に時間も費用も浪費し、出願人に迷惑をかけることになります。

米国代理人と十分に協議して、有効でかつ必要最低限の対応を目指します。

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