【特許審査】進歩性クリアの基本

特許審査では、進歩性違反の拒絶理由通知をもらうことが多いですね。

例えば、請求項の記載がＡ＋Ｂ＋Ｃ’

として権利を狙いに行く場合を想定します。

このケースでは、請求項に最初から、

Ａ＋Ｂ＋Ｃ’と記載して、特許査定になる場合もありますが、

やはり、

最初は、Ａ＋Ｂ＋Ｃという技術的思想を作り上げ、

ＣがＣ’であるという記載をする方が進歩性有りの可能性が高くなります。

式にすれば、

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｃ’

ただし、ＣはＣ’の上位または中位概念。

請求項の記載では、

上位概念から下位概念に向かって記載していくことが通常ですが、

上位概念からいきなり下位概念に落ちる書き方も散見されます。

請求項の数が多くなると費用が高くなるので、限度はあるものの、

やはり、多少の費用が余分にかかっても、

上位概念⇒中位概念⇒下位概念

という流れで丁寧に構築していくべきだと思います。

特許審査では、

上位概念は進歩性違反でダメだけれども、下位概念はＯ．Ｋ．というケースが多く存在します。

この場合には、中位概念であれば、進歩性をクリアしていたかもしれません。

後の補正で追加する場合には、新規事項追加やシフト補正に該当してダメと言われるかもしれません。

このように事情もありますので、

出願当初から請求項の広い・狭いを丁寧に検討し、段階的に、かつ多面的に記載していくことが重要です。

それで、請求項数が１０、あるいは２０以上になっても、

必要投資と考えるマインドが出願人に必要です。

請求項が多くなると、

費用が余分にかかるというケチな考え方は捨てる。

（捨てられない場合には、最初から実用新案を考えることも必要）

進歩性の判断、

特に明確ではないグレーゾーンの判断では、

ある意味、出願人（代理人）と特許庁審査官とのチキンレースです。

特許庁審査官側は、権利範囲を狭くしたいし、

出願人側は、広くしたいものの、

費用が余分にかかったり、全て拒絶になったり、時間がかかったりなどを考慮して妥協しがちです。

このとき、代理人は、腹をくくって、出願人をサポートしつつ、審査官とうまく調整していく必要があります。

このような力は、スキルも当然ありますが、

面倒見の良さや人間力がものを言います。

最近、つくづく感じます。。。

【特許実務】機械工学が専門とは

弁理士のプロフィールで、

例えば、

専門が商標・意匠・機械工学と記載されている文系弁理士の先生が多いですね。

本人がそのように思われているのであれば、

そのこと自体は別に構いません（私がとやかく言うことではありませんので）。

ここで、機械工学を専門と言える程度は、どれくらいなんでしょうか？

私は、例えば、

・高校レベルの数学・物理が理解できること（基礎理系学問の習得）。

・発明者から渡された機械設計図を一人で読図できること（機械設計図面の習得）。

・機械工学関連の特許明細書を一定以上の期間にわたって、所定件数以上、こなしていること（特許実務経験）。

この３つの資質が絶対に必要、いや大前提になるというように考えています。

クライアントから仕事を依頼されて、基本的に、

上記３つの要素は、特許実務で要求されます。

なぜなら、

特許明細書の品質という形で、

クライアント側の利益・不利益という形で、

クライアント側の満足感という形で、

ダイレクトに効いてくる要素だからです。

もちろん、弁理士資格を有していることは当たり前の話ですよ。

弁理士資格がなければ、無免許運転と同じで許されません（長年の無免許運転者が初心者マークのドライバーよりも運転がうまいとかそういう議論にはなりません）。

機械工学は、何でもかんでも、専門として記載したがる弁理士も多いかもしれません。

文系弁理士は、商標・意匠、そしてとりあえず機械。

化学系弁理士は、有機化学・無機化学、そしてとりあえず機械（電気はなぜか敬遠）。

情報系弁理士は、情報通信、そしてとりあえず機械。

というように、最後に必ず機械という表記で締めます。

このこと自体は大変結構ですけれども、

啖呵を切った以上、日々、努力されていることでしょう。

例えば、

特許公報・技術専門雑誌・論文の研究。

技術系資格取得に伴う学習など。

どこかで簡単な日用品レベルの特許明細書を２度３度経験しただけで、

機械工学が専門ということはあり得ない。

日用品をバカにしているわけではありません。

成熟産業である日用品は、広い範囲の特許の取得はなかなか難しいし、経験とスキルも必要です。

しかし、日用品は、複雑な図面もそう多くはないですし、見た目でも分かりやすいという意味で、特許明細書が容易いと勘違いしている人が多いと思います。

事実、日用品が機械工学の象徴ではありません。

機械系弁理士は、日用品も守備範囲ということに過ぎません。

機械工学が専門⇒日用品も対応可能であって、

日用品が対応可能⇒機械工学が専門にはならないのです。

そうはいえ、専門分野を身につけようとして、努力する姿は素晴らしいですし、応援します。

お客さんとの付き合いの中で問題にならないように、うまく対処してほしいと思っています。

パワーポイント

プレゼン資料をパワーポイントで作成中です。

不慣れで使いにくいですが、極めます。

顧問弁理士として、はじめての発表です。

顧問先の特許内容の説明、競合他社の技術動向・特許のながれ、

顧問先のポジションニング確認と課題、技術の先読み、将来の市場の動向などをまとめます。

持ち時間は１時間ですが、少しオーバーするかもしれません。

そういえば、いつしか、

弁理士事務所の開業を支援するためのセミナー、

を企画したいと思っています。

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