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2020年10月12日 (月)

特許出願の拒絶理由通知の対応における注意点

特許庁から特許出願の拒絶理由通知をもらった。

特許権侵害訴訟を長く経験していると、技術的範囲の属否の考え方が染みついていることがあり、また、無効の抗弁に対する反論を繰り返していることもあり、裁判所の判例をベースに考えがちであるが、

これを特許庁の拒絶理由通知の対応に平行移動して用いるのはとても危険。


なぜなら、特許庁は独自の審査基準で審査しているから。


裁判所の規範と特許庁の審査基準は、”混ぜるな危険”の関係である。

特許庁の新規性・進歩性の審査基準は、原則、構成要件で対比していく。

用途、作用効果、課題の相違は、動機付けの有無など、進歩性における論理付けができるか否かの説明で用いるが、原則は構成要件で考えなければならない。


あくまで構成要件で引用発明との違いが出るか否かの観点。

なので、構成要件で引用発明との違いが出るように、本願の構成要件を限定ないし特定していく必要がある。


裁判所特有の技術思想論を特許庁の意見書で真正面から論及しても、意味がないのである。

請求項の表現が引用発明と同じ、又は引用発明を含むなら、拒絶理由は解消しないのだ。

勘違いしている人がいるかもしれないが、

裁判所の考え方が何でも正しいとは限らない。

常に、裁判所>特許庁と考えると、特許審査実務で痛い目にあう。


特許査定にするのか、拒絶査定にするのかは、あくまでも行政処分であり、特許庁の専権事項なのだから、特許庁の審査基準に基づき議論する必要がある。


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